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知识产权案件中维权支出支持与否的裁判考量因素 | 律师实务

赵宇 赵丽君
2023.10.31
上海
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知识产权侵权损害赔偿中的合理开支,有时也称为合理费用、合理支出或者维权开支。合理开支体现为当事人获取(接近)正义的成本。【1】一般认为,知识产权侵权损害赔偿中的合理开支,是指在知识产权侵权诉讼活动中,知识产权权利人因其权利被他人侵犯,为查明侵权事实,搜集相关证据材料以及为了制止侵权行为进行追诉,而支出的合理的并能得到法律确认的费用。【2】合理费用在知识产权侵权纠纷起诉赔偿案件中很常见,合理费用的裁判一般也附带于主要诉讼请求的审查,但并无专门或特别规范的研究认定,处于被忽略或次要地位,笔者因自身办理的案件涉及合理费用问题,引发思考,发现仍有值得研究之处,合理费用在裁判时并非简单考量,还有其他诸多因素影响。因此,在查阅文献、检索案例以及结合笔者自身的理解、体会之后而成本文,总结提升实务办案经验,也希望对读者有所帮助。



一、维权支出证据的三性(真实性、关联性、合理性)考察


在民事诉讼中,通常从三方面入手对证据进行质证,即合法性、真实性、关联性。首先所谓证据的合法性,是指按照法律的规定,可以用来在诉讼中作为证据使用、作为事实认定的根据的资格。程序法学上称为证据能力。【3】其次对证据做真实性判断,即对证据做是否为真的判断,最后审查证据是否与本案事实及待证事实相关联,即关联性的审查认定(在维权支出证据审查中,关联性主要是指是否与调查、制止被诉侵权行为存在关联)。


维权支出一般包括调查取证费(购买侵权产品费、公证费、交通费、差旅费、鉴定费、认证费、翻译费、材料查询费、审计费等费用)和律师费。


一般来说,在知识产权案件中,维权支出属于当事人主张赔偿的一部分,当然也需要提供证据加以证明,除了对证据做通常的三性审查之外,维权支出证据更侧重对合理性的审查,合理性具体是指权利人主张的开支是否是为了调查、制止侵权行为所必然要发生的,即为维权所支出是否具有合理性、必要性,在合理必要范围内的开支予以支持,超出将不予支持。


关于合理性的认定,如在铃木株式会社诉江苏金捷摩托制造有限公司等专利侵权纠纷案中,原告铃木株式会社主张其在本案中的合理支出为40余万元,被告金捷公司对其合理性提出异议。对此,法院就相关费用的“合理性”作出认定如下(部分):关于再次拍照的公证费问题,法院认为,原告在第一次公证时已经对系争车辆进行了拍照,加上当庭出示摩托车实物,已经足以与各专利视图比对,故二次拍照发生的公证费不在合理的范围内。不予支持!


【1】陈志兴. 浅析知识产权诉讼合理开支的确定与赔偿[C]//中华全国专利代理人协会.2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文(第二部分).[出版者不详],2014:10.

【2】黄松有主编:《知识产权司法解释实例释解》,人民法院出版社,2006年版,第75页

【3】梁慧星:《裁判的方法》(第2版),法律出版社2012年版,第10页。



二、知识产权案件中维权支出支持与否考量制度设计因素


维权支出支持与否并非单纯审查证据能否予以支持,还需考量制度设计因素,即底层制度逻辑,也会影响维权支出的支持情况。


例如,在笔者代理的(2022)最高法民再274/275/276/277号四案中,原告即再审被申请人除主张经济损失外,还主张2000元的调查取证费、公证费以及8000元代理费的维权支出。对此,最高院认为:“维权支出是权利人为制止侵权行为而产生的费用,系独立于因侵权所遭受的经济损失之外的维权成本,其法律属性与侵权损害赔偿不同;即使本案中被告/再审申请人的合法来源抗辩成立,依照商标法第六十四条的规定不承担赔偿损失的责任,但原则上仍应对权利人为获得停止侵权救济的合理开支承担赔偿责任。


但在本案中,纳益其尔关于维权支出的诉讼主张是否应予支持,应当结合案件的具体情况,并回归合法来源抗辩制度的立法本意加以综合认定


首先,纳益其尔虽然提出应由众妆公司赔偿其维权支出的诉讼主张,但始终未向人民法院提供相关证据,故其应承担对其不利的法律后果。


其次,合法来源抗辩制度关于免除善意销售者赔偿责任的规定,一方面系为激励善意销售者积极批露商品来源信息,另一方面也是对善意销售者基于正常市场交易秩序所产生的信赖利益的保护。


本案中,被诉侵权商品的进货价格及销售价格较低,侵权情节及侵权后果较为轻微,且众妆公司已经说明了被诉侵权商品的提供者,为纳益其尔追溯侵权源头提供了有利线索,已尽到了合理注意义务,主观上不存在过错。


在此情况下,如果仍由众妆公司承担该项维权支出,不但有违公平原则,亦不能充分体现合法来源抗辩制度对善意销售者的激励和保护。


再次,根据中国裁判文书网数据,纳益其尔基于与本案相同的侵权商品,在中国大陆地区十余个省份向大量中小销售商提起诉讼,存在批量维权的情况。鉴于在批量诉讼案件中,权利人为制止侵权行为存在共同支出合理开支的情况,为防止维权支出的赔偿额高于权利人的实际维权支出,致使权利人多重得利,审查认定个案维权支出时,应评估诉讼主张的合理性。由于本案中纳益其尔未能提供其维权支出的相应证据,本院对其在本案的维权支出无法单独核算,其相应诉讼主张缺乏依据。综上,为体现合法来源抗辩制度对善意销售者的激励和保护,同时引导知识产权权利人积极向侵权源头的生产商主张权利,合法、合理进行维权,本院对于纳益其尔有关维权支出的诉讼主张不予支持。”


商标侵权合法来源抗辩成立,经济损失赔偿责任得以免除,但由于合理费用与经济损失法律属性不同,合理费用并不因此免除,但最终最高院仍旧判决对权利人的维权支出不予支持,除了证据的形式硬性审查之外,很大一部分还考量了合法来源抗辩制度的立法本意。


又如,在最高人民法院(2021)最高法知民终1298号案中,对于华明公司主张的合理开支应否得到支持的问题,最高院认为:“《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第十四条第二款规定:‘根据原告的请求,人民法院可以将原告因调查、制止垄断行为所支付的合理开支计入损失赔偿范围。’经查,华明公司所主张的本案维权合理支出10万元系为本案诉讼聘请律师的费用。本案中,华明公司提起诉讼,请求确认涉案调解协议因违反反垄断法而无效,并请求损害赔偿,其主张的为本案诉讼所支出的律师费属于因制止垄断行为所支付的开支。虽然本院对于华明公司关于损害赔偿的请求不予支持,但是,鉴于横向垄断协议通常具有隐蔽性,支持合理开支有利于垄断协议参与方主动揭发垄断行为,有助于及时发现并制止垄断行为,保护市场公平竞争,维护市场竞争秩序,故本院对华明公司主张的本案合理开支予以考虑。华明公司为本案诉讼签订聘请律师合同,约定律师服务费用30万元,其仅以其中已经实际支付的10万元律师费为限主张合理开支。考虑到本案的复杂性以及华明公司代理律师参与本案诉讼的情况,10万元尚属合理。因此,对于华明公司关于赔偿其本案合理开支10万元的请求,本院予以支持。”


本案中,涉案调解协议因违反反垄断法强制性规定而被认定为全部无效,但由于华明公司主张的损害赔偿并非因垄断协议的达成、实施而造成的损失、以及主张因垄断行为而受到损害的主体不包括该垄断行为的实施者(华明公司是该垄断行为的实施者)、同时请求损害赔偿救济者其行为必须正当合法但华明公司作为涉案调解协议一方参与达成该横向垄断协议,其自身行为具有违法性。以上三点原因,致使华明公司损害赔偿请求未获支持,但法院支持了其合理费用主张,原因即考虑了及时制止垄断行为保护市场公平竞争秩序的制度因素



三、在知识产权批量维权案件中,由于系为制止多起侵权行为共同支出,个案中维权支出应予适当削减


在批量案件中,由于维权支出系在系列侵权诉讼中支出,并非专为单个案件支出,系列诉讼数量越多,维权支出平均到每案的费用就越低,因而不宜将全部认定为某个案件的合理开支。对于批量案件或多起关联案件的维权开支问题,最高院有如下观点:“对于权利人提起多起关联案件的,应当坚持总量分析、个案衡量,综合考量专利权人因侵权行为的整体获赔能否弥补其总体经济损失和合理维权开支。既要让侵权人付出侵权代价,也要避免损害赔偿叠加导致权利人多重得利。对于同一代理机构代理多起关联案件、同一份证据用于多个关联案件的情况要注意合理维权费用的分摊。”



四、维权支出支持与否的其他裁判考量因素


1.维权支出需要提供证据证明,不提供证据将承担不利后果。但在无证据支持的情况下,法院也会酌定、有限裁量维权支出


维权支出需要当事人举证加以证明,但在有些案件中,当事人没有提供维权支出的证据,法院会在相关已查明事实的基础上,就调查取证费用作出合理与否的判断,也并非一味地依赖票据支持。例如考虑案件确有诉讼律师代理出庭、公证书也可证明涉案侵权事实等,法院也会在一定程度上支持当事人的维权支出诉讼请求。


2.在确定维权具体支出数额时,法院会考虑的相关因素


在确定维权支出具体数额时,法院会考虑如下因素:

(1)费用支出的必要性、合理性;

(2)案件疑难程度;

(3)维权支出是否为多案共同支出;

(4)案件最终确定的实体审理范围;

(5)委托诉讼代理人为制止侵权行为投入的工作量、律师专业及勤勉程度与支付维权支出的匹配度;

(6)主张的全部诉讼请求最终获得支持的程度;

(7)案件调查取证、侵权行为认定的难易程度;

(8)维权支出金额与案件诉讼标的额是否相称;

(9)请求赔偿额和实际判赔额的比例等。


3.严格把握维权合理开支定义,准确界定维权合理开支范围


合理开支是知识产权权利人为制止侵权行为所为的必要诉讼活动而产生相关的合理的费用支出。【4】目的是为制止侵权行为!而不是其他的目的,例如在(2022)最高法知民终1165号案中,金诺公司将在专利无效宣告程序中产生的委托代理费用一并计入合理费用,且原审法院予以了支持,但最高院予以改判,认为权利人在专利无效宣告程序中产生的委托代理费用并非其制止侵权行为所支出的合理开支,没有支持该项费用。


具体理由如下:“首先,基于现行专利授权、确权审查制度的有限性,一项专利权在授权时未必能被发现全部不符合专利法规定的情形,因此专利法第四十五条规定了:‘自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。’


其次,专利权人依法享有自己实施、许可或禁止他人实施其专利的权利,并因该权利获得或者可以预期获得相应的经济利益。为维护该经济利益,专利法规定了其应当缴纳专利年费,这是维持其专利权存续的必要支出,对于因为他人对其专利权提起无效,专利权人支出的包括代理费在内的必要费用,亦属于维持专利权存续的必要支出。 


再次,任何单位或者个人均有权宣告专利权无效,专利权人并不能据此要求提起无效宣告的单位或者个人支付专利权人为维护专利权有效而支出的必要费用,而在专利侵权程序中的被控侵权方亦是前述规定的任何单位或个人其中的一员,并无区别。


最后,专利法第六十五条第一款规定:‘……赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。’据此可知,合理开支的产生系因制止违法侵权行为而产生的费用。专利无效宣告请求系请求人的正当权利行使,不属于导致专利权人产生维权费用的非法行为,提起无效宣告是被控侵权方对抗专利权人提起的侵害专利权诉讼的合法手段。因此,不能因为被诉侵权人提起专利无效而要求其在民事诉讼程序中支付专利权人在无效程序中支出的相关费用。


同时,侵害专利权纠纷诉讼程序和专利权无效宣告程序为两个不同的程序,虽然具有一定相关性,但不宜将专利权无效宣告程序中当事人支出的费用在侵害专利权纠纷诉讼程序中作为合理开支一并予以支持。


综上所述,专利权人在侵害专利权纠纷诉讼程序中支出的维权合理开支,一般应为该侵害专利权纠纷诉讼程序中专利权人为制止被诉侵权人的违法行为直接产生的相关费用。对于相关专利权无效宣告程序中产生的费用,无论无效宣告请求人是否为被诉侵权人,一般均不属于专利权人的维权合理开支的范围。”


4.合理费用的适用可引导当事人诚信行使诉权、规制知识产权滥用/不当维权行为


近年来,个别知识产权权利人明知其知识产权的权利缺乏正当基础,却打着知识产权维权的幌子提起诉讼,以达到谋取不正当利益、侵害他人合法权益的目的。【5】最高院在《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》中明确:“在知识产权侵权诉讼中,被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的,人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。”原告若构成知识产权权利滥用,不仅维权支出不能获支持,相反还可能赔偿被告因此诉讼而支出的合理费用。


例如,在全国首例抢注商标构成不正当竞争行为的(2021)闽民终1129号案中,福建高院二审,该案确立了如下裁判要旨,即恶意批量抢注与权利人商标相同或近似的商标,违背了诚实信用原则,扰乱了公平竞争的市场交易秩序,属于反不正当竞争法所规制的不正当竞争行为,应依法承担民事侵权责任,包括停止对权利人商标实施抢注行为、赔偿给权利人造成的经济损失包括权利人在相关行政程序(商标异议、无效、行政诉讼)中为制止恶意抢注行为支出的合理费用等。(对于权利人在制止商标恶意抢注相关行政程序中所支出的合理费用,在商标抢注民事侵权诉讼中以赔偿经济损失的方式予以支持,有助于提高恶意抢注行为的成本,让权利人维权无后顾之忧,并在一定程度上节约了行政管理及司法资源,可以说是商标抢注民行交叉案件协调处理的有益尝试。)【6】


合理开支并非单纯的维权诉请主张的一项,司法实践中也非简单机械认定,在某种程度上,是调节当事人诉讼行为的杠杆,具有引导当事人合法、合理维权,打击非诚信诉讼行为的作用。


【4】肖作武. 知识产权侵权损害赔偿中的合理开支问题研究[D].上海交通大学,2010.

【5】林广海,李剑,张玲玲.《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》的理解与适用

[J].人民司法,2022(16):34-36+42.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2022.16.013.

【6】艾默生电气公司诉厦门和美泉饮水设备有限公司、王移平等不正当竞争纠纷案优案评析 编写人 福建省高级人民法院 曹慧敏



本文转自公众号“新则”2023年10月23日文章《知识产权案件中,“维权支出”支持与否的裁判考量因素

本文作者:申浩(天津)律师事务所赵宇律师、赵丽君律师

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